临时保护期制度是发明专利有别于实用新型、外观设计所特有的制度。所谓临时保护期,是指发明专利自申请公布之日起至被授予专利权之日止可以获得一定的临时保护的期间。
在讨论发明专利的临时保护期之前,我们有必要先了解我国发明专利的授权程序。在我国,申请人要想获得发明专利授权,首先应当向国家知识产权局提出专利申请。专利申请经初步审查后,如果符合受理条件,国家知识产权局就将受理该申请并确定申请日;自申请日起18个月内,国家知识产权局会公布其技术方案。之后,国家知识产权局将再次根据申请人的申请,对其技术方案进行实质审查。只有通过了实质审查的技术方案才能被授予发明专利权。
技术方案被公布后,就随时有了被他人实施从而给申请人造成损失的可能。然而,在获得专利权授权之前,申请人还无法主张对其技术方案享有专利权并据此请求停止侵权。为此,法律必须在技术方案公布后到专利权授权之前,为将来可能的专利权人提供临时的保护。《专利法》规定,发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。这表明,一旦申请人在未来被授予专利权,其将有权要求在临时保护期内实施其专利的第三人支付使用费。
一、相关案例
甲公司是“轿车新型防抱死系统”发明专利的权利人。2009年4月5日,甲公司向国家知识产权局申请了名为“轿车新型防抱死系统”的发明专利(以下简称“涉案专利”)。涉案专利于2009年10月5日公布,2012年4月1日被授予专利权。2010年10月20日,乙公司向丙公司购买了20套“轿车新型防抱死系统”,随后投入使用。丙公司为该产品的正常运转提供保修等技术支持。2012年5月16日,甲公司提起诉讼,请求判令乙公司、丙公司停止侵权,共同赔偿其经济损失30万元并负担甲公司维权的合理费用。
一审法院认为,在涉案专利授权之前,乙公司、丙公司实施涉案专利的行为不属于专利侵权行为,权利人可以请求支付发明专利临时保护期的使用费,但甲公司没有相应诉讼请求。在一审法院已经作出适当释明的情况下,甲公司仍然坚持原请求,故在本案中对发明专利的临时保护期使用费不予考虑,甲公司可另案解决。在涉案专利授权后,乙公司、丙公司未经许可继续实施本案专利的行为,构成专利权侵权,应当承担侵权损害赔偿责任。因此,一审法院判决乙公司和丙公司立即停止侵权行为,并赔偿甲公司经济损失8万元。乙公司、丙公司不服,向二审法院提出上诉。二审法院经审理后维持了原判。
之后乙公司不服,向最高法院提出再审申请。
最高法院认为,《专利法》第13条虽然明确规定了在发明专利申请公布后至授予专利权之前(即专利临时保护期间),申请人有权要求实施该发明专利的第三人支付使用费,但在临时保护期内申请人并不享有请求第三人停止实施的权利。因此,在临时保护期内实施发明专利的,不属于专利法禁止的侵权行为。既然如此,对临时保护期内所生产、销售产品的后续使用、销售、许诺销售行为,申请人也无权禁止。当然,这并没有否定最终获得专利授权的申请人要求实施其专利的第三人支付使用费的权利。本案中,丙公司向乙公司销售涉案专利产品是在涉案专利的临时保护期内进行的,不为专利法所禁止。在此情况下,乙公司后续使用该涉案专利产品的行为也应当得到允许。因此,乙公司后续的使用行为不侵犯涉案专利的专利权。同理,丙公司在涉案专利授权后为乙公司使用涉案专利提供售后服务也不侵犯本案专利权。综上所述,乙公司、丙公司的行为并未侵害甲公司的专利权。最高法院据此判决撤销了一、二审判决,并驳回了甲公司的诉讼请求。
二、法律分析
通过上述案例我们可以得出如下结论:
第一,第三人在临时保护期内实施专利的行为不属于专利法所禁止的侵权行为;同理,在临时保护期内制造、销售被诉专利侵权产品不为专利法所禁止的情况下,针对该产品的后续使用、销售、许诺销售行为,申请人亦无权禁止。申请人申请的专利之所以要被公开,是基于“以公开换保护”的原则。一方面,申请人通过公开其发明专利的内容,划定权利保护的边界,从而使其专利获得专利法的垄断保护;另一方面,专利技术方案的公开也有利于促进技术的传播和科学的进步。在本案中,由于乙公司、丙公司实施该技术方案的行为发生在临时保护期间,在此期间甲公司还没有获得专利权。故甲公司不能以其专利权受侵害为由主张停止侵权。
第二,最终获得专利授权的申请人有权要求在临时保护期间使用其专利的第三人支付使用费。发明专利的临时保护是为专利申请人提供的一种利益补偿机制。由于最终获得专利授权的申请人无法对临时保护期间实施其专利的第三人主张停止侵权和损害赔偿,法律出于法益平衡的考量,赋予了该申请人要求第三人支付合理费用的请求权,以对申请人进行补偿。当然,如果该发明专利申请最终被驳回,或者授权后又被宣告无效,则申请人请求支付使用费的权利也就同时丧失了。